Infracción de una marca renombrada – El caso de Paul contra Pol’s

Sobre la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 4 de marzo de 2026, asunto T-106/25

Análisis de los elementos distintivos y dominantes dentro de los signos en conflicto

La División de Oposición de la EUIPO conoció de la oposición presentada por Holder, titular de la marca «PAUL depuis 1889», y la estimó sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. La Oficina observó en primer lugar que la marca anterior gozaba de renombre entre una parte significativa del público francés, en particular para los productos de panadería y pastelería y para los servicios de restauración y de venta de alimentos al por menor. Esta notoriedad, ampliamente documentada en el expediente, era el resultado de la utilización intensiva de la marca en el seno de la red de panaderías que operan bajo la denominación «Paul», particularmente arraigada en Francia.

A continuación, la EUIPO analizó el signo solicitado «Pol’s FREEZE FRESH». Al evaluar la impresión de conjunto producida por la marca figurativa, la Oficina consideró que la expresión «Freeze Fresh» sería entendida por el público pertinente como evocadora de las características de los productos alimenticios en cuestión, refiriéndose a la idea de productos congelados o que conservan su frescura. Por lo tanto, se consideró que este elemento era descriptivo, o al menos débilmente distintivo, para una gran parte de los productos cubiertos por la solicitud de registro.

En tales circunstancias, era probable que la atención del consumidor se centrara principalmente en el elemento «Pol’s», presentado en un recuadro de color dentro del signo impugnado. Según la EUIPO, dicho elemento era el componente más distintivo de la marca solicitada. La Oficina señaló que este elemento denominativo era particularmente próximo fonéticamente al nombre «Paul», el elemento central de la marca anterior.

Habida cuenta de esta proximidad, unida a la notoriedad de la marca anterior en el sector alimentario y a la proximidad de los productos de que se trata, la División de Oposición estimó que una parte del público pertinente podía verse inducida a establecer una comparación entre los signos en cuestión. La EUIPO concluyó que el uso de la marca solicitada podía aprovecharse indebidamente de la notoriedad y del carácter distintivo de la marca anterior, lo que justificaba la denegación del registro para la práctica totalidad de los productos afectados.

Una defensa centrada en la impresión general

Impugnando el análisis de la EUIPO, la empresa solicitante alegó principalmente que la Oficina había apreciado erróneamente el signo impugnado al aislar artificialmente el elemento «Pol’s» en detrimento de los demás componentes de la marca. En su opinión, la marca figurativa debe considerarse en su conjunto, tal como la percibe el consumidor medio, sin favorecer ningún elemento en particular. Desde ese punto de vista, la expresión «Freeze Fresh» constituía un componente esencial del signo solicitado y participaba plenamente en la impresión de conjunto producida por la marca.

Así pues, la demandante alegó que la presencia de dicha expresión distinguía claramente los dos signos. Sostuvo que al público pertinente le llamaría más la atención el conjunto «Pol’s Freeze Fresh» que la palabra «Pol’s» por sí sola, de modo que cualquier proximidad con la marca anterior «PAUL» quedaría neutralizada por la estructura global del signo impugnado. En otras palabras, en su opinión, la EUIPO había sobrestimado el papel desempeñado por el elemento «Pol’s» en la percepción del consumidor y subestimado la importancia de los demás elementos denominativos y figurativos que componían la marca.

Del mismo modo, la demandante impugnó la apreciación del carácter distintivo de la expresión «Freeze Fresh». Alegó que dicha expresión no podía considerarse puramente descriptiva de los productos en cuestión y que debía considerarse un elemento distintivo que contribuía a la identidad del signo. En consecuencia, el análisis de la similitud entre las marcas no debería haberse centrado principalmente en la proximidad fonética entre «Pol’s» y «Paul».

Sobre esta base, la demandante consideró que no se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. En su opinión, la EUIPO no había demostrado que el público pudiera establecer un vínculo entre los signos en cuestión ni, a fortiori, que el uso de la marca solicitada pudiera aprovecharse de la notoriedad de la marca anterior. Por lo tanto, alegó que la resolución de oposición se basaba en un análisis excesivamente especulativo y que no existían pruebas concretas de ninguna ventaja indebida o perjuicio potencial para la marca «PAUL».

Confirmación de la similitud de los signos en cuestión

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no siguió el argumento de la recurrente y confirmó esencialmente el análisis de la EUIPO. En primer lugar, señala que la apreciación de la similitud entre dos signos debe realizarse en relación con la impresión de conjunto que producen, teniendo en cuenta el peso respectivo de los distintos elementos que los componen. A este respecto, no todos los elementos de una marca contribuyen necesariamente de forma equivalente a la percepción del público, y algunos pueden parecer secundarios debido a su carácter descriptivo o escasamente distintivo.

Aplicando este razonamiento al caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que el público pertinente percibirá la expresión «Freeze Fresh» como evocadora de las características de los productos alimenticios de que se trata, en particular de su modo de conservación o de su frescura. Por consiguiente, este elemento puede entenderse como una indicación descriptiva o promocional relativa a los productos en cuestión. En estas circunstancias, no puede desempeñar un papel decisivo en la identificación del origen comercial de los productos y servicios en cuestión.

Por el contrario, el elemento «Pol’s» es mucho más distintivo dentro del signo impugnado. Colocado en un recuadro de color y fácilmente identificable por el consumidor, es probable que ese elemento atraiga más directamente la atención del público. Por tanto, el Tribunal considera que es probable que este elemento sea percibido como el componente principal del signo, desempeñando los demás elementos denominativos un papel más accesorio en la impresión de conjunto producida por la marca.

En estas circunstancias, la comparación de los signos revela una proximidad fonética significativa entre «Pol’s» y «Paul». Esta proximidad parece tanto más significativa cuanto que la marca anterior goza de una gran reputación en el sector de la alimentación y la restauración. Por lo tanto, el Tribunal confirma que el público pertinente puede extraer una similitud entre los signos en cuestión, aunque no exista riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos.

Sobre la base de estos elementos, el Tribunal se pronuncia sobre la existencia de un vínculo en la mente del público, condición autónoma y previa para la calificación de parasitismo.

La existencia de un vínculo en la mente del público

El artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 solo puede aplicarse si puede demostrarse que el público pertinente puede deducir una similitud entre los dos signos en cuestión. Este requisito, que es distinto del riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), es un requisito previo esencial para la apreciación de las infracciones contempladas en el texto. El vínculo en la mente del público no se aprecia sobre la base de un criterio único, sino que resulta de una apreciación global que tiene en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso.

Entre los factores que pueden influir en esta apreciación, el Tribunal de Primera Instancia se refiere, en particular, al grado de similitud entre los signos, al grado de notoriedad de la marca anterior, al grado de carácter distintivo de esta marca, intrínseco o adquirido por el uso, así como a la naturaleza de los productos y servicios de que se trate y al público al que se destinan. Debe subrayarse a este respecto que la existencia de tal vínculo no presupone que el consumidor medio esté confundido sobre el origen comercial de los productos: basta con que el signo posterior evoque en su mente la marca anterior, sin que sea necesario que se asocie con ella hasta el punto de crear un error sobre el origen.

En el presente asunto, la Sala de Recurso, cuyo análisis confirma en su totalidad el Tribunal de Primera Instancia, concluyó que existía tal vínculo basándose en varios factores convergentes. En primer lugar, se constató que la similitud fonética entre los respectivos elementos distintivos de los dos signos («Pol’s» y «Paul») era muy elevada para el público francés: los dos términos se pronuncian de forma prácticamente idéntica, con la única diferencia de la posible articulación de la «s» final, que puede ser muda en francés. Esta proximidad fonética es un factor decisivo en este caso, ya que los elementos descriptivos de la marca solicitada, «Freeze Fresh», no contribuyen a identificar el origen comercial de los productos y es probable que se omitan en el uso cotidiano.

En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta la gran notoriedad de que gozaba la marca «PAUL desde 1889» en el sector de la alimentación y la restauración, tal y como quedó acreditado ante la EUIPO. Cuanto más intensa y extensa sea la notoriedad de la marca anterior, mayor será la probabilidad de que el público la asocie a un signo con elementos comunes. Esta consideración es especialmente importante cuando, como en el presente caso, los productos objeto de la solicitud pertenecen al mismo sector económico que aquél para el que la marca anterior goza de renombre.

En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta la proximidad sectorial de los productos de que se trata. Todos los productos alimenticios designados por la marca solicitada, comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32, y los productos y servicios designados por la marca anterior se dirigen al mismo público consumidor y es probable que se ofrezcan en los mismos canales de distribución. Esta coincidencia de público y de canal de comercialización aumenta la probabilidad de que el consumidor, al estar expuesto a la marca solicitada, se vea inducido a establecer el vínculo con la marca de renombre, sin creer necesariamente que los productos proceden del mismo operador económico.

La combinación de estos diversos factores lleva al Tribunal a considerar que se cumple la condición relativa a la existencia de un vínculo en la mente del público. Esta conclusión, que no prejuzga aún la existencia de perjuicio o beneficio indebidos, abre la vía al examen del riesgo de parasitismo, que constituye el fundamento central de la decisión de oposición.

El riesgo de parasitismo

Más allá de la mera comparación de los signos, el interés principal de la sentencia reside en la aplicación del régimen específico de protección de las marcas de renombre y, más concretamente, en la apreciación del riesgo de aprovechamiento indebido de dicho renombre. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda un principio esencial del Derecho de marcas de la Unión Europea: el titular de una marca renombrada no tiene que demostrar que ya se ha producido una infracción para poder oponerse al registro de un signo posterior.

El mecanismo introducido por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 se basa en un enfoque preventivo. La intervención del tribunal no presupone que el perjuicio ya se haya identificado en la práctica comercial. Basta con que las circunstancias del caso permitan identificar un riesgo suficientemente concreto de que dicho perjuicio se produzca en el futuro. En otras palabras, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que el uso del signo controvertido se traduzca realmente en la captación de clientes o en la dilución de la marca para poder actuar.

Sin embargo, este riesgo no debe basarse en una mera hipótesis abstracta. El Tribunal de Primera Instancia exige la existencia de factores que permitan prever seriamente que un operador económico podría aprovecharse del renombre o del carácter distintivo de la marca anterior. Por lo tanto, la apreciación se basa en un conjunto de indicadores relativos, en particular, a la proximidad de los signos, a la notoriedad de la marca anterior, a la naturaleza de los productos de que se trate y a la percepción del público pertinente.

En el presente caso, los factores convergentes anteriormente establecidos -similaridad fonética muy elevada, notoriedad en el sector de la marca anterior y proximidad de los productos de que se trata- llevan al Tribunal a considerar que existe tal riesgo. En este contexto, el público pertinente podría verse inducido a establecer una asociación entre los signos y a percibir que los productos comercializados con la marca solicitada tienen un vínculo, directo o indirecto, con el universo económico de la marca renombrada.

Tal asociación es precisamente la que permite al titular de la marca posterior beneficiarse, sin ninguna inversión propia comparable, del capital de imagen vinculado a la marca anterior. En otras palabras, el uso de un signo próximo podría favorecer una transferencia de las asociaciones positivas transmitidas por la marca renombrada a los productos comercializados bajo el signo impugnado. El riesgo reside entonces en captar el poder de atracción y el valor publicitario de la marca anterior, que son sin embargo el resultado de importantes esfuerzos comerciales y promocionales realizados por su titular.

Es precisamente esta lógica la que la legislación comunitaria sobre marcas pretende evitar. La protección concedida a las marcas de renombre no sólo pretende evitar situaciones de confusión en la mente del público. También pretende impedir las estrategias que consisten en seguir la estela de un signo de renombre para aprovecharse de su poder evocador y de la imagen que transmite. Este tipo de comportamiento, a menudo denominado parasitismo económico, se basa en la idea de que un operador puede aprovecharse de la reputación de otro adoptando un signo lo suficientemente próximo como para suscitar una asociación mental en el público.

La sentencia dictada el 4 de marzo de 2026 ilustra así la función económica de la marca en el sistema jurídico de la Unión Europea. Cuando un signo ha adquirido una gran notoriedad pública, concentra un valor inmaterial que va más allá de su mera función de indicación de origen. Este valor es el resultado de una inversión sustancial y de una explotación comercial prolongada. Permitir que un tercero se apropie indirectamente de este atractivo socavaría los incentivos económicos para invertir en la construcción de una marca.

Al confirmar la decisión de la EUIPO, el Tribunal de Primera Instancia ha reafirmado que la protección de las marcas de renombre es una herramienta eficaz en la lucha contra las conductas parasitarias. Cuando las circunstancias permitan prever un riesgo grave de captación del valor económico atribuido a una marca de renombre, podrá denegarse el registro del signo posterior, aun cuando no se haya producido infracción alguna. La sentencia se ajusta así a una jurisprudencia consolidada destinada a preservar la integridad y el poder de atracción de las marcas que gozan de un alto grado de reconocimiento en el mercado.

Alexandre Costa Cunha

Pierre Favilli