Derecho de marcas y libertad de expresión: hacia nuevos criterios que justifiquen la vulneración de las marcas

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-298/23, Inter IKEA Systems

En términos más generales, este caso reaviva el tradicional debate en torno a la parodia en el derecho de marcas.

Resumen del contexto

El litigio enfrentaba a la famosa marca IKEA con el partido flamenco Vlaams Belang, que había difundido una campaña titulada «El plan IKEA: la inmigración puede ser muy diferente», en la que se utilizaban el código de colores de IKEA y los personajes de sus instrucciones de montaje.

IKEA se opuso a ello, al considerar que dicha comunicación podía crear, en la mente del público, una asociación entre la marca y las posturas del partido político. Por lo tanto, interpuso una demanda por infracción ante el tribunal de Bruselas, basándose en el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 10, apartado 2, c) de la Directiva 2015/2436, que permiten al titular de una marca de renombre prohibir el uso de un signo idéntico o similar que se aproveche indebidamente de su carácter distintivo o de su renombre. El partido político no negaba el uso no autorizado del signo, sino que invocaba la libertad de expresión política para justificarlo.

Tras recibir una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia debía determinar, por tanto, si la libertad de expresión podía constituir un «motivo legítimo» para el uso de marcas de terceros.

La libertad de expresión justifica, sin duda, una vulneración del derecho de marca

El Tribunal considera que la libertad de expresión puede constituir un «motivo justificado» que pueda justificar el uso de una marca de renombre perteneciente a un tercero.

No obstante, esta excepción solo podrá admitirse si el tercero demuestra que existen razones concretas que justifiquen el uso de la marca y que dicho uso se inscribe en el ejercicio de su libertad de expresión.

Por lo tanto, la Gran Sala lleva a cabo una ponderación para resolver el litigio.

Esta lleva a cabo un ejercicio de conciliación entre dos derechos fundamentales; por un lado, la libertad de expresión consagrada en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por otro, la protección del derecho de propiedad intelectual reconocida en el artículo 17 de la misma Carta.

Aunque el Tribunal se niegue a establecer una jerarquía teórica entre estos dos derechos, los criterios prácticos detallados parecen indicar, de forma indirecta, una jerarquía entre ambos.

Por lo tanto, se permite el uso de marcas de terceros si se cumplen las siguientes condiciones:

• La intención y la buena fe en el uso de la marca: el uso que se haga de la misma debe responder únicamente a la voluntad de ejercer la libertad de expresión, sin intención de perjudicar a la marca ni de aprovecharse de su renombre;
• La contribución a un debate de interés general: el juez debe comprobar si la expresión contribuye a un debate de interés general y si se inscribe o no en un contexto estrictamente comercial;
• Las consecuencias para el titular: si bien el uso de la marca supondrá inevitablemente un perjuicio para esta, dicho perjuicio no debe ser desproporcionado.

¿Hacia una reapertura del debate sobre la excepción de la parodia?

Hasta ahora, la respuesta a esta pregunta era clara: no, no existe ninguna excepción por parodia en el derecho de marcas.

Dos sentencias aisladas habían suscitado dudas en Francia, pero, afortunadamente, han quedado como casos aislados en el panorama jurisprudencial (Tribunal de Casación, sentencias de 8 de abril de 2008, Greenpeace contra Areva y Greenpeace contra Esso).

Por lo tanto, los jueces abordaban las infracciones de marcas de terceros desde la perspectiva de la jurisprudencia del caso Arsenal Football Club, TJCE, 12 de noviembre de 2002, C-206/01, que establece que el uso de la marca de un tercero está prohibido siempre que se realice en el contexto de la vida comercial, entendiéndose por tal el contexto destinado a la obtención de un beneficio económico directo o indirecto.

A la luz de esta decisión, siempre que el uso se realice de forma desinteresada, sin buscar ningún beneficio económico directo o indirecto, dicho uso está autorizado, sin necesidad de pronunciarse sobre el debate (a menudo bastante difuso) en torno a la libertad de expresión.

A la luz de los nuevos criterios adoptados, la relevancia de la jurisprudencia del caso «Arsenal Football Club» se ve parcialmente atenuada en favor de los argumentos relacionados con la contribución del uso de la marca al debate público.

Por lo tanto, una cosa es segura: el debate tradicional sobre la conciliación entre el derecho de marcas y la libertad de expresión dista mucho de haber concluido, y no nos queda más que esperar que se favorezcan criterios de valoración objetivos…

LEGIMARK, despacho de asesoría en propiedad industrial, está a su disposición para cualquier consulta relacionada con el derecho de marcas.

Crédito de la foto: Ian Muttoo – Licencia